——吉林桦鑫包装有限公司、广州博润生物科技有限公司与广州宝洁有限公司、镇江林宁苏果连锁超市有限公司侵犯商标权纠纷案
案件要旨
《商标法》以防止混淆产生为宗旨，若使用者本身的注册商标与企业名称知名度高、显著性强，而被使用商标显著性弱、知名度低，且具有表示商品原料等的第二含义，即使使用者将他人的注册商标突出使用在商品上，但相关公众不会将其与被使用者的商品产生混淆，则不构成商标侵权。
◎ 案情简介
吉林市日用化学工业公司设立于1999年7月9日，2005年12月20日歇业，同月26日被吊销营业执照。2007年10月12日，吉林市昌邑区人民法院立案受理该公司破产一案。吉林市第二化工厂是吉林市日用化学工业公司的下属企业，1983年3月14日该厂更名为吉林市日用化学工业公司牙膏厂。
1979年10月31日，吉林市第二化工厂申请注册并经核准取得了第133081号“人参”注册商标专用权，核定使用商品为第3类牙膏商品，1983年3月14日经核准商标专用权主体变更为吉林市日用化学工业公司牙膏厂，该注册商标经1993年3月1日至2003年2月28日、2003年3月1日至2013年2月28日两次续展。2007年9月24日吉林市日用化学工业公司牙膏厂与吉林桦鑫公司签订注册商标转让合同，约定由前者将涉案商标转让给吉林桦鑫公司。2008年5月7日经核准，吉林桦鑫公司以4万元的价格受让了第133081号“人参”的注册商标专用权。2007年12月24日吉林桦鑫公司与广州博润公司签订注册商标使用许可合同，广州博润公司以8万元的价格取得了2008年1月1日至2011年12月30日在中国除吉林省外使用或者许可第三者使用涉案注册商标的专用权；2008年10月12日，双方签订“关于注册商标使用许可合同的补充协议”，将涉案注册专用权的许可使用期限变更为2008年5月7日至2012年5月6日。
另查明，广州宝洁公司是一家生产牙膏、牙刷、洗涤剂等用品的企业，在牙膏上使用的注册商标为“佳洁士”、“CREST”等。“佳洁士汉草萃人参”牙膏是其生产的系列牙膏产品中的一种，其中净含量为140克、90克的牙膏纸质外包装二侧面为“人参”，软膏体的一面亦如此标注。该种牙膏中含有微量的“人参皂甙”成分。为了推介其产品，广州宝洁公司通过电视台、网络平台等媒体进行广告宣传，涉案佳洁士牙膏销售到全国广大地区。镇江苏果公司是一家经营日用品、食品、百货等的连锁超市，“佳洁士汉草萃人参”牙膏是从镇江美洁雅百货有限公司购买的。
吉林桦鑫公司设立于2003年4月28日，法定住所在吉林市丰满区朱雀山开发区阿什村，注册资本200万元，系非自然人出资有限责任公司，经营范围为纸箱、纸制品及纸箱印刷；柔版制作。广州博润公司设立于2007年8月27日，性质为有限责任公司，注册资本150万元，经营范围为生物制品、化工产品的技术研究与技术开发、化工产品、日用百货，计算机技术服务等，其生产的“人参”牙膏产品无证据证实已投放市场。
2009年1月15日，吉林桦鑫公司、广州博润公司的委托代理人会同江苏省镇江市公证处公证人员来到镇江苏果公司购买了140克和90克“佳洁士汉草萃人参”牙膏两支，取得发票一张，并取证拍照3张。
2009年2月1日广州宝洁公司以吉林桦鑫公司第133081号涉案注册商标连续三年不使用和仅仅直接表示了商品的主要原料和特点，缺乏显著性为由，向国家工商行政管理局商标局提出撤销申请，该局已受理。在本案审理期间，广州宝洁公司请求法院中止审理本案。
吉林桦鑫公司、广州博润公司进行公证取证后，认为广州宝洁公司在涉案“佳洁士汉草萃人参”牙膏上标注“人参”字样并突出使用，镇江苏果公司销售侵权商品均侵犯了其注册商标专用权，故诉至一审法院。
◎ 法院判决
一审法院认为：关于广州宝洁公司在涉案商品上使用“人参”两字是否构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司“人参”商标专用权的侵犯问题。一审法院认为，商标作为区别商品或服务不同来源的可视性标志，其所用文字、图形、数字、字母、三维标志和颜色组合以及上述要素的排列组合，应具有显著性，即应足以使相关公众将其所附着的商品或服务与其他人所提供的商品或服务区别开来。对于注册商标专用权而言，一是应保护商标注册人有权在核定使用商品类别上使用其注册商标，或许可他人使用该注册商标；二是禁用权，即商标注册人或权利人有权禁止任何未经许可在同一种或类似商品使用与其注册商标相同或近似商标的行为。因此，判断侵犯注册商标专用权的基础即考察相关公众对商品或服务的来源是否会产生混淆或误认。涉案的“人参”注册商标专用权在经过法定程序被撤销前，一审法院确认其仍是合法有效的，吉林桦鑫公司、广州博润公司在此之上的权益仍应依法受到保护。但广州宝洁公司在涉案商品上标注使用“人参”字样并不构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司涉案注册商标专用权的侵犯。理由如下：
第一，广州宝洁公司在涉案牙膏上使用“人参”字样并非作为商标标识、企业字号、商品名称或商品装潢来使用。“佳洁士”作为知名的注册商标，经过广州宝洁公司的多年宣传和生产销售已具有较强的显著性，其企业字号“宝洁”亦具有较强的显著性，广州宝洁公司的涉案商品装潢同样个性较鲜明，易与相同或类似商品相区别。因此，即使在本案中“人参”字样被突出使用情形下，相关公众施以一般注意力即可将其与其他相同或类似商品区别，并不易使相关公众产生误认。广州宝洁公司标注使用“人参”字样的目的主要是表明牙膏的成分并以此增加卖点、扩大市场份额。
第二，即使将广州宝洁公司在涉案商品上使用“人参”字样视为商标标识的使用，由于吉林桦鑫公司、广州博润公司主张专用权的“人参”注册商标系一个通俗名称，显著性较弱，在一般情况下，广州宝洁公司涉案牙膏上既标注了“佳洁士”又标注了“人参”字样，相关公众不易仅以涉案侵权牙膏标注了“人参”字样而与吉林桦鑫公司、广州博润公司的相同产品相混淆并产生误认。
第三，现有证据无法证明吉林桦鑫公司、广州博润公司主张权利的“人参”牙膏进行了或准备进行商业性的生产销售。“人参”商标没有足够证据证明被现实使用，“人参”牙膏即丧失了与被控侵权牙膏产生混淆误认的前提与基础。
第四，《中华人民共和国商标法实施条例》（2002）第四十九条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。据此，广州宝洁公司在涉案商品上标注“人参”字样，虽有突出使用、夸大宣传之嫌，但并不构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司享有的“人参”注册商标专用权的侵犯。
另外，广州宝洁公司由于已提出撤销“人参”注册商标新申请，本案应裁定中止审理等待商标评审委员会裁决的意见，因本案系侵犯注册商标专用权纠纷，本案仅对被控侵权行为作出侵权与否的判断，涉案争议商标“人参”属于三年不使用或属于商品通用名称违反商标法规定，从而可导致被撤销的情形不属于本案审理范围，故对广州宝洁公司的此项请求及主张予以驳回。
综上所述，广州宝洁公司生产销售、镇江苏果公司销售“佳洁士汉草萃人参”牙膏，均不构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司享有的“人参”注册商标权的侵犯。吉林桦鑫公司、广州博润公司要求广州宝洁公司、镇江苏果公司停止侵权、销毁侵权产品、赔礼道歉、赔偿损失等诉讼请求，缺乏事实依据，应予驳回。
吉林桦鑫公司、广州博润公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。
江苏省高级人民法院认为，广州宝洁公司、镇江苏果公司不构成侵权。吉林桦鑫公司、广州博润公司认为，广州宝洁公司将涉案“人参”商标作为被控侵权产品的名称和装潢使用，构成侵权。广州宝洁公司认为，其在被控侵权产品上使用“人参”字样，并非作为商品名称和装潢使用，而在于表明被控侵权产品含有“人参”成分，便于消费者在选购牙膏时识别，不构成侵权。本院认为，“人参”是一种中药材的通用名称，作为“人参”商标的所有权人，其无权禁止他人对“人参”字样的正常使用。“人参”字样使用在其他商品上，通常应理解为该商品含有“人参”成分，而不会被视为该商品的名称，除非“人参”被赋予特定含义；“佳洁士” “CREST”是广州宝洁公司的注册商标，“宝洁”是广州宝洁公司的字号，经过广州宝洁公司的多年宣传和使用，“宝洁”字号和“佳洁士” “CREST”商标在消费者心目中享有较高的知名度。广州宝洁公司在被控侵权产品的显著位置突出使用了“佳洁士” “CREST”商标，并标有企业名称，虽然也使用“人参”字样，但消费者很容易识别该产品来源于广州宝洁公司，且产品中含有“人参”成分。而吉林桦鑫公司、广州博润公司亦未提供证据证明，2005年以来该商标仍在使用，市场上有“人参”牌牙膏销售。因此，消费者不会误认为被控侵权产品来源于吉林桦鑫公司、广州博润公司。故广州宝洁公司在被控侵权产品上使用“人参”字样，不构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司“人参”商标专用权的侵犯。据此，作为该被控侵权产品的销售商，镇江苏果公司也不构成对吉林桦鑫公司、广州博润公司“人参”商标专用权的侵犯。
综上所述，吉林桦鑫公司、广州博润公司的上诉理由均不成立，其上诉请求应予驳回，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。江苏省高级人民法院判决，驳回上诉，维持原判。
◎ 案例评析
商标作为识别与区分不同商品提供者的标志，具有显著性是发挥商标基本功能的首要条件。《商标法》第十一条规定了因缺乏显著性而不得作为商标注册的标志，（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。取得商标专用权意味着取得对该标志一定程度上的垄断使用权，但对于本身具有第二含义，固有显著性较弱的商标，商标权人不得禁止他人对该标志正当使用。
修订后的《商标法》第五十九条规定了注册商标合理使用制度，对于法条中规定的情况是对商标侵权行为的抗辩。《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
《商标法》的宗旨之一是防止混淆，因此在商标侵权判断时也要从是否具有混淆可能性出发。若注册商标属于直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，则商标权人不得禁止他人为描述其商品进行正当使用；即使他人对其商标进行了商标性使用，若使用人的注册商标知名度高、显著性强，即使将他人的注册商标突出使用在商品上，相关公众也不会将其与注册商标人的商品混淆，则难以认定商标侵权。此次修订的《商标法》，其第五十七条第一款第（二）项在原法条内容的基础上增加了“容易导致混淆的”这一限定，因此导致混淆可能性是认定商标侵权时必须考虑的因素之一。
具体到本案中，“人参”商标本身由于显著性弱，属于直接表示商品主要原料的标志而处于商标撤销阶段，但在该商标被终局撤销前，其仍作为注册商标受法律保护。但人参属于一种药材名称，商标权人无权禁止他人为表示自己商品原料而正当使用人参二字，且“佳洁士”作为广州宝洁公司的注册商标，知名度、显著性较高，即使其在商品的突出位置使用了“人参”字样，但在包装上同时存在“佳洁士”商标、“宝洁”字号，相关公众不会对商品的来源产生误认，不存在混淆可能性。因此法院认定，宝洁公司的使用行为不构成商标侵权。
从本案例可以看出，正当使用是商标侵权的抗辩理由之一；是否存在混淆可能性是认定商标侵权的必要考虑因素之一。
